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本文来源：中国工商报      本文作者：www.mctm.net      发布时间:2022-05-25

中国商标查询中心最新报道：“益母草”无权禁止他人正当使用。
案情回放
　　2006年11月23日，山东益母妇女用品有限公司向工商部门投诉，要求查扣市场上侵犯其“益母草”商标注册专用权的其他厂商生产的“益母草”卫生巾。工商部门随后对市场上其他厂商生产的“益母草”卫生巾以涉嫌商标侵权为由予以查封或下架处理。2006年12月28日，山东临沂天润妇女用品有限公司（生产“源深”牌益母草卫生巾、“天润”牌益母草卫生巾）以12月1日商评委已受理其就“益母草”注册不当提出的争议为由，要求工商部门中止处理该案。
　　作者认为，从被查处的“益母草”商标注册过程来看，该商标经历了申请注册，驳回复审、异议、异议复审等程序，最终获得商标局颁发的《商标注册证》。虽然当事人提出了争议，商评委也受理了，但该商标已获注册，专用权受法律保护这一事实不可改变。侵权人未经商标注册人的许可，在同类产品上擅自使用该注册商标（无论是用作商标还是装潢），侵权事实是存在的。当事人提出了中止案件查处的请求，但拒绝提供相应的经济担保，因此不具备中止查处的法定条件。此案应按正常办案程序继续查处。（此稿件刊登于1月25日本版，标题为《中止还是正常查处》）
　　该案应当中止处理
　　笔者认为应暂不追究当事人的侵权责任，只能中止处理。
　　中国商标查询“益母草”商标历经申请注册、驳回复审、异议、异议复审等程序，获得《商标注册证》，取得商标专用权，当事人未经注册人同意，生产销售“益母草”卫生巾，侵权行为成立，但继续查处的理由不充分。《商标法实施条例》第三十六条规定，有关撤销商标注册的决定或裁定，对在撤销前人民法院作出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定，工商行政管理部门作出并已执行的商标侵权案件的处理决定，不具有追溯力。《国家工商局关于商标侵权案件涉及异议、争议等程序问题的处理意见》（以下简称《处理意见》）第二条规定，被投诉人在被查处过程中以注册不当为由向商标评审委员会请求裁定撤销投诉人注册商标的，工商行政管理机关可以中止处理。此项规定正是体现了上述立法精神。《处理意见》中规定的是“中止”而不是“终止”，就是为了既保障被投诉人的合法救济途径，又避免侵权行为逃避打击。在商评委或人民法院作出最终裁定前，侵权人暂不承担侵权的行政责任。
　　侵权人拒绝提供经济担保，不是中止处理的必要条件。《处理意见》作出“被投诉人应当提供相应的经济担保”的规定，只是为了使案件更好地查处，是基于“裁定驳回争议申请”的假设。因此，本案中，工商部门应当接受当事人的申请，中止处理该案，待商评委作出裁定后再作出是继续处理还是撤销的决定。
　　□江西省分宜县工商局　郑向洪

　　笔者认为本案商标侵权不成立，理由如下：
　　当事人在其生产的商品上使用“益母草”的行为，并非是商标意义上的使用，“益母草”仅仅表明商品的原料，即“源深”牌（或“天润”牌）卫生巾的原料中有益母草成分。对于直接表示商品的原料，不准他人在其商业活动中使用，这对竞争者而言，显然是不公平的。
　　《商标法实施条例》第四十九条规定：“商标注册中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”也就是说，虽然“益母草”商标已经核准注册，但注册商标专用权人——山东益母妇女用品有限公司也无权禁止他人正当使用。
　　原文作者根据原国家工商局发布的《关于商标侵权案件涉及异议、争议等程序问题的处理意见》（工商标字［1996］第80号，以下简称“第80号”）第二条的规定，认为当事人拒绝提供相应的经济担保，因此不具备中止查处的法定条件，此案应按正常办案程序继续查处。对于作者的这一观点，笔者也不大赞同。“第80号”属于规范性文件，它的法律效力层级较低；且对经济担保应当“如何提供”、“提供给谁”、“提供多少”等一系列问题语焉不详。因此，把“拒绝提供相应的经济担保”作为继续查处的法定条件，未免有点牵强。
　　综上，笔者认为本案商标侵权不成立，应当撤销案件。
　　□四川省自贡市大安区工商局 夏绩惠

　　“益母草”应当受保护
　　针对此案，笔者想结合《商标法》1993年修订版（以下简称旧法）和2001年新修改版（以下简称新法）谈点看法。
　　“益母草”商标的显著性问题
　　旧法第七条规定：“商标使用的文字、图形或者其组合，应当具有显著特征，便于识别。使用注册商标的，并应当标明‘注册商标’或者注册标记。”第八条规定：“商标不得使用下列文字、图形：……（6）直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的。”
　　新法第十一条规定：“下列标志不得作为商标注册：……（二）仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能用途、重量、数量及其他特点的；（三）缺乏显著特征的。前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。”
　　由上述对比可知，新修改的《商标法》对经过使用取得显著性的商标予以注册认可。而从原文案例的背景资料中可得知，山东益母妇女用品有限公司（以下称“益母公司”）在卫生巾产品中添加“益母草”成分并不是该行业内惯常做法，同时“益母草及图”商标经该公司长期使用和大量宣传，在该行业已享有较高知名度，得到消费者普遍认可，经过使用已具备了识别性和显著性。2004年11月15日，商评委下发商评字［2004］第5831号《商标驳回复审决定书》，准予“益母草”商标注册并予公告。故而“益母草”商标未违反《商标法》的禁止性规定，并依法通过异议裁定程序成为益母公司的合法注册商标。
　　异议裁定的效力问题
　　旧法第十九条规定：“对初步审定的商标，自公告之日起三个月内，任何人均可以提出异议。无异议或者经裁定异议不能成立的，始予核准注册，发给商标注册证，并予公告；经裁定异议成立的，不予核准注册。”
　　新法第三十四条第（三）项规定：“经裁定异议不能成立而核准注册的，商标注册申请人取得商标专用权的时间自初审公告三个月期满之日起计算。”
　　中国商标查询“益母草”商标的注册经历了申请——驳回——申请复审——复审决定初步公告——异议——异议裁定——异议复审——异议复审裁定8个环节的程序，最后在2006年9月26日，商评委下发商评字［2006］第3163号异议复审裁定书，裁定1907456号“益母草及图”商标予以核准注册。那么根据新法的规定，益母公司的“益母草”商标专用权的时间应自2004年11月15日初审公告三个月期满即2005年2月14日起计算。而原文中的侵权行为是发生在2006年中，其侵权行为在时效上当然成立。
　　注册不当为由对抗商标权的问题
　　旧法第二十八条、新法第四十二条规定：“对核准注册前已经提出异议并经裁定的商标，不得再以相同的事实和理由申请裁定。”
　　旧法中规定商评委的裁定是终局裁定，新法修改为司法裁定为终审裁定，不服商评委的裁定可在法定期限内向人民法院起诉。因此原文案例中的山东临沂天润妇女用品有限公司在商评委作出“益母草”商标予以核准注册的异议复审裁定后，应当通过司法途径提出不同意见（事实上该公司似乎并没有这么做），而不能通过商标评审委员会再以同一事由对抗益母公司的“益母草”商标注册专用权。
　　综上所述，笔者认为当事人侵权行为成立，工商部门应正常查处。
　　思 索
　　通过这个案例，笔者认为，经营者虽然可以通过使用使非显著性标志具备显著性从而获得注册，但这种类型的商标仍有先天不足。这类商标在获得商标专用权之后，如不能借助《商标法》进行主动有效的保护，宣传和品质的保证一旦跟不上，再加上使用不当等因素，这种显著性极容易丧失，从而演变成商品的通用名称，大家熟知的“阿斯匹林”、“凡士林”等，曾经一度都是注册商标，后来逐渐演化成为该类商品的通用名称。因此笔者认为，这类商标可通过采取以下做法来预防演变成通用名称：一是在商品上或商品外包装上加注注册商标标记，以免产生误解；二是在广告宣传时尽量将商标与通用名称连在一起使用，如海尔空调、益母草卫生巾、两面针牙膏等，以免淡化商标。三是加紧防范，一旦发现有把注册商标用作通用名称的情形，马上采取措施，并强调和阐明两者的区别。